Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11717 - pubb. 03/12/2014


Tribunale Milano 20 marzo 2014 - Pres. Ciampi - Est. Silvia Giani.

Concorrenza sleale per agganciamento parassitario - Risarcimento del danno - Responsabilità extracontrattuale in tema di tutela dei diritti di proprietà industriale - Valutazione degli aspetti pertinenti e dei benefici realizzati dall'autore della violazione - Quantificazione del danno - Nesso causale tra danno e illecito - Commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione di una licenza - Retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione - Alternatività rispetto alla domanda di risarcimento da lucro cessante - Fattispecie

In tema di concorrenza sleale per agganciamento parassitario di cui all'articolo 2598 n. 2 c.c., la sanzione del risarcimento del danno segue le stesse regole della responsabilità extracontrattuale in tema di tutela dei diritti di proprietà industriale, con le peculiarità della materia e l’indicazione, derivante dalla direttiva 2004/48/CE, di tenere conto nella quantificazione del danno, perché il risarcimento sia adeguato - ma non punitivo -, di “tutti gli aspetti pertinenti”, tra i quali i benefici realizzati dall’autore della violazione (art. 125, primo comma CPI). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La prova del lucro cessante non può, quindi, prescindere dall’esistenza di un nesso causale tra il danno subito e l’atto illecito, salvo che non venga determinato, ai sensi del secondo comma della norma da ultimo citata. Non si può presumere, infatti, che ogni vendita realizzata dall’autore della violazione sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante, che prescinde da tale relazione causale, prevede la commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza (art. 125 comma secondo CPI). Per tale liquidazione non vi è necessità di alcuna autonoma domanda perché essa si risolve pur sempre in una domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, come si desume anche dalla lettera della norma, secondo cui “il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In alternativa al risarcimento del lucro cessante, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, o nella misura in cui eccedono tale risarcimento, il titolare del diritto leso può in ogni caso, chiedere la retroversione degli utili realizzati dall’autore della violazione. In attuazione dell'art. 13 della direttiva “Enforcement” 2004/48/CE, il Dlgs. 16 marzo 2006 n. 140 ha introdotto il rimedio della retroversione degli utili, a condizione che vi sia l’istanza della parte e che sia alternativa alla domanda del risarcimento del danno da lucro cessante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Come emerge dalla relazione al D.lgs. menzionato, le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili vanno considerate “operativamente e concettualmente distinte essendo riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio leso ed a quello - ben diverso - dell’arricchimento senza causa”. La prima è diretta a rimuovere il pregiudizio che si è verificato nel patrimonio del titolare del diritto leso, la seconda a rimuovere l’arricchimento illecito realizzato nel patrimonio dell’autore dell’illecito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La natura autonoma e distinta delle due domande comporta, sotto il profilo processuale, che la domanda di retroversione degli utili, debba essere formulata nei termini previsti per le nuove domande e, con riguardo al profilo sostanziale, che non tutti gli utili debbano essere restituiti, ma solo quelli realizzati senza giusta causa e cioè per effetto dell’illecita violazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Se per il risarcimento del danno deve essere accertato il nesso causale che intercorre tra il mancato guadagno e lo sfruttamento abusivo, così per la retroversione degli utili deve essere accertato il nesso causale tra l’arricchimento e l’illecita sfruttamento del segno distintivo altrui. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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