Tribunale di Napoli – Estensore Napolitano - Provvedimento del giorno 28 dicembre 2001.

Concorrenza sleale - Registrazione di nome di dominio contenente il riferimento ad un marchio protetto di altra azienda - Responsabilità solidale del provider - Sussistenza.

Il nome di dominio registrato nella rete Internet non può essere considerato alla stregua di un mero indirizzo telematico, ma ha attitudine di segno distintivo. Come tale la regola propria della rete (first come, first served), deve subire dei contemperamenti in funzione della tutela che al segno distintivo è attribuita secondo le leggi civili.

Colui il quale consapevolmente registra un nome di dominio contenente il riferimento al marchio protetto di azienda concorrente pone dunque in essere attività di concorrenza sleale.

omissis

Esponeva ancora la società ricorrente che in calce a tutte queste pagine era posta l'annotazione « tutti i servizi sono una esclusiva Philipsitalia divisione consumer/on line », cosa non rispondente al vero, almeno per quanto riguarda la PHILIPS, che pure ha una divisione consumer.

Dalle successive ricerche esperite si apprendeva che il dominio « philipsitaliaservice it » era stato registrato da tale Giuseppe Borrelli della BG Service, domiciliato in Napoli alla Via Talete di Mileto n. 27, al quale, secondo l'Italian Network Information Center erano riferiti due numeri telefonici, uno dei quali però (081/2397044) non risultava in elenco, l'altro (081/2399373) risultava intestato a tale Maria Rosaria Improta, via Nino Bixio 70 Napoli.

Inoltre i numeri telefonici indicati nelle suddette pagine Web erano costituiti, nella quasi totalità , dal prefisso 1780- che non ne consente l'individuazione attraverso il servizio 1412 della Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom).

Neppure era possibile individuare gli intestatari corrispondenti agli altri numeri telefonici recanti il prefisso 081, poichè detti numeri, secondo quanto riferito dal servizio 1412, non erano in elenco ovvero non erano collegati.

Deduceva infine la ricorrente che solo al n. 081/2422570 era possibile ottenere risposta diretta, mentre a tutti gli altri numeri rispondeva un disco che invitava a lasciare un messaggio registrato con indicazione del proprio indirizzo e numero di telefono. Il suddetto numero 081/2422570 corrispondeva peraltro ad indirizzo inesistente (Via Poggioreale 79 - Napoli).

Ad altro numero (081/2397044) corrispondevano invece due diversi indirizzi di Napoli.

Ciò premesso e dato atto che il servizio di posta elettronica « libero.it » è gestito dalla S.p.A. Infostrada, (di seguito Infostrada) la PHILIPS lamentava di subire un'aggressione alla propria attività sotto il profilo della concorrenza sleale, configurando i fatti esposti illecito concorrenziale, generando, attraverso l'utilizzazione di pubblicità menzognera, il rischio di confusione nel pubblico dei consumatori e degli utenti dei propri prodotti e servizi di assistenza

Deduceva altresì che di tale illecito dovevano ritenersi responsabili in via solidale le società Infostrada e Telecom: nel caso d'Infostrada, dovendo ravvisarsi la responsabilità del provider nella colpa consistita nel difetto di diligenza nella raccolta della pubblicità e nell'omissione del dovere di controllo sulla verità dei messaggi diffusi; nel caso di Telecom, nell'avere consentito che venissero attribuiti diversi numeri telefonici corrispondenti ad indirizzi inesistenti e che risultano non collegati o non in elenco, circostanze che rendono impossibile individuare il gestore del servizio pubblicizzato attraverso il sito gestito dal sig. Borrelli, e quindi nell'avere concesso numeri telefonici utilizzati per lo svolgimento dell'attività concorrenziale illecita

La società ricorrente concludeva quindi affinchè il Tribunale adito emettesse in via d'urgenza, inaudita altera parte, nei confronti del sig Giuseppe Borrelli, di Telecom ed Infostrada, inibitoria dell'ulteriore diffusione sulla rete Internet di tutti i messaggi che comportassero utilizzazione dei segni distintivi riservati in esclusiva alla S.p.A. PHILIPS, o imitazione delle sue iniziative imprenditoriali e delle opere dell'ingegno, o appropriazione di pregi o qualità della sua impresa o dei suoi prodotti, nonchè dei suoi collaboratori e dei suoi centri di assistenza, o che falsamente affermassero l'esistenza di rapporti con la ricorrente e che fossero comunque idonei a creare nel pubblico confusione con i segni distintivi o con l'attività della S.p.A. PHILIPS e determinare lo sviamento di clientela; con conseguente ordine alla Telecom di disattivazione di tutti i numeri che compaiono nelle pagine Internet innanzi descritte e pubblicazione sulla rete Internet, a spese dei convenuti, dell'emanando provvedimento

Fissata per il 26 giugno 2001 l'udienza per la comparizione delle parti, in detta udienza spiegava intervento volontario a mezzo dello stesso difensore la S.p.A. Gruindig Italiana, titolare di un proprio sito ufficiale sulla rete Internet con l'utilizzazione del domain name {HYPERLINK « http:// www.grundig.it »}, deducendo di avere scoperto la diffusione in rete di una pagina intestata « Grundig Italia divisione assistenza tecnica tv color/ video » non predisposta nè autorizzata dall'esponente, che con meccanismi di collegamento analoghi a quelli innanzi descritti, integrava un illecito concorrenziale ai danni dell'esponente ai sensi dell'art. 2598 n. 1 e 2 c.c. e 109 L.d.A

Alla medesima udienza la PHILIPS depositava ricorso integrativo con il quale estendeva la domanda cautelare nei confronti delle persone collegate con il sig. Giuseppe Borrelli, indicate in epigrafe, che risultavano avere registrato i domini analiticamente menzionati a pag. 5 del ricorso integrativo (che si abbiano di seguito per espressamente trascritti) e che egualmente, per le ragioni esposte, costituivano nei confronti della PHILIPS atti di concorrenza sleale

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio Telecom ed Infostrada, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, resistendo all'avversa domanda cautelare e chiedendone il rigetto.

Si costituiva altresì la sig.ra Maria Rosaria Improta, la quale eccepiva la sua assoluta estraneità ai fatti esposti, deducendo che il numero telefonico 081/2399373, indicato da parte ricorrente come numero di fax della ditta BG Service di Giuseppe Borrelli, era in uso alla suddetta sig.ra Improta dal 29 settembre 1997 per la propria abitazione in Napoli alla via Bixio n. 70, senza che mai ella avesse autorizzato a farne uso diverso.

Le altre parti, ritualmente citate, restavano contumaci.

All'udienza del 4 ottobre 2001 l'avv. Di Nanni dichiarava di rinunciare alla domanda proposta nei confronti della sig.ra Improta.

La società Infostrada deduceva inoltre di avere oscurato i siti segnalati dalla ricorrente e dall'interventrice attraverso i quali era posta in essere l'attività denunciata di concorrenza sleale.

Chiesti al riguardo gli opportuni chiarimenti con ordinanza del 23 ottobre 2001 e ribadito dal procuratore della ricorrente e dell'interventrice che i lamentati abusi erano tuttora in atto, potendosi accedere attraverso i motori di ricerca a pagine che pubblicizzavano i servizi che indebitamente e variamente si avvalevano dei segni distintivi PHILIPS e Grundig, all'udienza del 22 novembre 2001, il G.D. si riservava la decisione, concedendo termine per deposito di note scritte.

OSSERVA IN DIRITTO. Preliminarmente va dato atto della rinuncia all'azione da parte del difensore della società ricorrente ed interventrice nei confronti della sig.ra Maria Rosaria Improta, a seguito della costituzione della stessa in giudizio e della riconosciuta assoluta estraneità della suddetta resistente all'illecito concorrenziale nel quale era stata ipotizzata una sua compartecipazione, sul presupposto, che il numero telefonico 081/23993373, risultato essere effettivamente attribuito all'utenza domestica della sig.ra Improta sin dal 1997, figurasse tra quelli riferiti al sig Giuseppe Borrelli (precisamente come fax della ditta BG Service di Giuseppe Borrelli).

Conseguentemente va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e l'interventrice da un lato e la resistente Maria Rosaria Improta dall'altro, con estromissione di quest'ultima dal giudizio e con integrale compensazione delle spese della presente procedura cautelare tra le suddette parti, atteso che la citazione in giudizio dell'Improta da parte ricorrente è ascrivibile ad errore di fatto non alla stessa imputabile.

Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nella presente fase cautelare della società Grundig Italiana S.p.A., peraltro non contestata da alcuno dei contraddittori.

Venendo quindi alla domanda cautelare proposta nei confronti del Borrelli e degli altri soggetti allo stesso collegati, la società ricorrente e l'interventrice hanno documentato che, nonostante il parziale oscuramento dei siti denunciati da parte del provider Infostrada, può dirsi ancora in atto, alla data dell'ultima udienza celebratasi il 22 novembre 2001, l'attività di concorrenza sleale ai danni della ricorrente e dell'interventrice, mediante la possibilità di accedere ai siti indebitamente appropriatisi dei segni distintivi PHILIPS e Grundig attraverso links aperti in altre pagine apparentemente recanti il nome di case concorrenti, o attraverso motori di ricerca, digitando come parole chiave i suddetti nomi.

La stessa Infostrada, nelle note successive del 6 dicembre 2001, non esclude d'altronde che, nonostante gli ulteriori dedotti oscuramenti, altri siti possano utilizzare illecitamente i marchi PHILIPS e Grundig.

Ciò premesso, la domanda cautelare proposta va accolta per quanto di ragione nei confronti dei resistenti contumaci e della società Infostrada.

Sembra potersi, infatti, fare applicazione nella vicenda in oggetto dei principi che la giurisprudenza di merito, ormai prevalente, è venuta elaborando nella materia de qua.

Il nome di dominio registrato nella rete Internet non può essere considerato alla stregua di un mero indirizzo telematico, ma ha attitudine di segno distintivo. Come tale la regola propria della rete (first come, first served), deve subire dei contemperamenti in funzione della tutela che al segno distintivo è attribuita secondo le leggi civili.

Colui il quale consapevolmente registra un nome di dominio contenente il riferimento al marchio protetto di azienda concorrente pone dunque in essere attività di concorrenza sleale.

Nella fattispecie in oggetto sussiste il fumus boni iuris circa il diritto dedotto in giudizio, apparendo sussimibile l'attività posta in essere dal Borrelli e dagli altri soggetti rimasti contumaci nella presente fase cautelare in ciascuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 2598 cod. civ. Invero la diffusione di pagine nel sistema Internet che sfruttano indebitamente a vantaggio dei suddetti soggetti la notorietà dei segni distintivi di PHILIPS e Grundig è idonea a generare confusione negli utenti, introducendoli a credere che i reclamizzati servizi di assistenza siano dalle stesse fornite; costituisce appropriazione dei pregi dei prodotti delle suddette imprese, avvenendo tutto ciò attraverso l'impiego di una forma pubblicitaria non conforme ai principi della correttezza professionale.

Quanto alla dedotta corresponsabilità d'Infostrada quale provider, che la società ricorrente configura in relazione alle norme di cui agli artt. 2055 c.c. e 7 comma 13, d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, la natura cautelare del presente procedimento esime dallo svolgimento di più puntuali considerazioni in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

In proposito deve tuttavia osservarsi, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, che, ove anche si aderisca al più restrittivo orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo Trib. Firenze, 7 giugno 2001, edita, in controversia Dada S.p.A. c. Novomarine 2 S.p.A.), secondo il quale, affermata in via di principio la natura extracontrattuale della responsabilità del provider nei casi di violazione di quelle norme comuni di prudenza, diligenza e perizia, individuate secondo i parametri dell'agente medio, quando da dette violazioni siano derivati danni a terzi, detta responsabilità in fatto possa configurarsi in casi eccezionali, ove cioè l'illecito concorrenziale riguardi l'abuso di marchi o nomi celebri, difficilmente potrebbe escludersi, almeno in termini di probabilità , propri della valutazione che compete al giudicante nella presente fase cautelare, la responsabilità solidale d'Infostrada nella commissione dell'illecito.

A prescindere da ogni altra considerazione in punto di dovere di vigilanza o controllo che farebbe capo al provider che consente l'utilizzazione della rete al cliente, sulla veridicità di quanto in rete pubblicato, deve osservarsi come in ogni caso nella fattispecie in oggetto Infostrada non pare avere adoperato tutta la diligenza che ci si aspetterebbe da un operatore professionale, necessaria per evitare, una volta indiscutibilmente resa edotta degli abusi commessi, l'ulteriore perpetrazione degli stessi, provvedendo all'oscuramento non solo dei siti contenenti direttamente i segni distintivi abusivamente utilizzati, ma anche all'oscuramento di tutti quei siti non autorizzati che contengano nei propri metatag (termine che sta ad indicare le parole chiave utilizzate dai motori di ricerca per individuare i vari siti presenti in rete) le parole in contestazione.

Secondo quanto esposto dalla ricorrente a verbale di udienza del 22 novembre 2001, l'illecito concorrenziale in oggetto è continuato mediante l'utilizzazione in mala fede di siti che hanno utilizzato come metatag i marchi PHILIPS e Grundig senza avere nulla a che fare con i segni distintivi in questione. Appare dunque correttamente richiamata in termini, con riferimento alla fattispecie in esame, una recente pronuncia del Tribunale di Roma (18 gennaio 2001) che ha ritenuto costituire « atto di concorrenza sleale l'uso nelle pagine web di metatags, ossia quelle parole chiave, codificate nel linguaggio di programmazione HTML e non immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i siti presenti sulla rete corrispondenti al nome d'impresa concorrente, allo scopo di far comparire, tra i risultati della ricerca della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza sul mercato grazie alla notorietà raggiunta nel settore dell'impresa concorrente detentrice di una rilevante quota di mercato ».

Circa la sussistenza del periculum in mora, esso appare immanente alla permanenza dell'illecito, tale da determinare uno sviamento di clientela la cui determinazione in termini meramente economici appare difficilmente quantificabile, con conseguente irreparabile pregiudizio per le società istanti

A diverse conclusioni si deve pervenire riguardo alla domanda cautelare proposta nei confronti di Telecom.

E di chiara evidenza che detta ultima società non è compartecipe dell'attività di concorrenza sleale posta in essere dai soggetti rimasti contumaci nel presente giudizio mediante la pubblicizzazione in rete di siti contenenti l'abusiva utilizzazione dei segni distintivi della ricorrente e dell'interventrice.

Come si è visto, il ruolo di provider nella vicenda in oggetto è stato svolto esclusivamente da Infostrada.

Di ciò sono ben consapevoli le stesse società ricorrente ed interventrice, che individuano la responsabilità per illecito aquiliano di Telecom nell'avere consentito che fossero attribuiti diversi numeri telefonici che corrispondono ad indirizzi inesistenti e che risultano non collegati o non in elenco.

Ciò pur in presenza di precedenti giudiziari, richiamati e documentati in atti, che avevano sanzionato, dinanzi a questo stesso Tribunale, iniziative di alcuni dei medesimi soggetti convenuti nel presente giudizio, che avevano abusato dei marchi PHILIPS e Grundig.

Sennonchè sul punto pertinente è l'osservazione della difesa Telecom secondo cui nei precedenti giudizi, che avevano comportato in sede cautelare l'ordine, poi confermato con la decisione di merito, di cancellazione di taluni numeri telefonici attribuiti dall'allora SIP sugli elenchi telefonici in quanto erroneamente riferiti alla PHILIPS, ciò che era qualificato come atto di concorrenza sleale non era la mera attribuzione del numero telefonico ai soggetti richiedenti, ma la pubblicazione in elenco di quei numeri come relativi all'attività di assistenza svolta dalle società istanti.

Nella fattispecie in esame Telecom si è limitata, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento di servizio, che qualificano come obbligatorio il servizio in oggetto, ad attribuire dei numeri telefonici a richiedenti persone fisiche.

La vicenda della sig.ra Improta, suo malgrado coinvolta nella presente controversia attraverso un'indebita indicazione nei siti richiamati dell'utenza telefonica alla stessa in uso esclusivo dal 1997, costituisce riprova della fondatezza dell'assunto difensivo della Telecom, estranea all'illecito concorrenziale posto in essere dai resistenti contumaci.

Da ultimo, è il caso di evidenziare che alcuna utilità in termini di riparazione del pregiudizio sofferto dalle società istanti potrebbe venire dalla richiesta disattivazione dei numeri telefonici analiticamente indicati in ricorso e nella comparsa d'intervento, posto che per espressa ammissione delle società istanti, detti numeri telefonici sono non collegati o non in elenco nè portano ad alcun utente.

Quanto ai numeri pubblicati in Pagine Gialle o Pagine Utili che indebitamente si riferiscono a PHILIPS e Grundig in ogni caso la richiesta di cancellazione non potrebbe avere come legittimato passivo la Telecom ma le società editrici di detti elenchi, che non sono parti del presente giudizio.

La domanda cautelare così come proposta nei confronti della Telecom S.p.A. va pertanto disattesa.

Motivi di equità in relazione alla novità delle questioni trattate ed alla complessità della vicenda inducono a compensare interamente le spese della presente procedura cautelare limitatamente ai rapporti tra la società ricorrente e l'interventrice e la resistente Telecom.

Ritiene infine il giudicante che, all'esito della presente fase cautelare, per le ragioni sopra esposte appaia totalmente satisfattiva per la tutela del diritto invocato dalle società istanti l'ordine ai resistenti contumaci ed al provider Infostrada di cancellare dalla rete tutte le pagine in cui, direttamente o tramite collegamenti palesi o occulti, siano illegittimamente utilizzati i nomi della S.p.A. PHILIPS e della S.p.A. Grundig Italiana.

Va fissato come da dispositivo il termine per l'inizio del giudizio di merito.

P.Q.M.

Dichiara l'ammissibilità dell'intervento nella presente fase cautelare della società S.p.A. Grundig Italiana.

Visti gli artt. 700 cod. proc. civ. e 2598 cod. civ.; Ordina ai resistenti contumaci di cessare dall'illecito concorrenziale in danno delle società PHILIPS S.p.A. e Grundig Italiana S.p.A. ed al provider Infostrada S.p.A. di provvedere all'immediata cancellazione dalla rete d'Internet di tutte le pagine attivate dal Borrelli direttamente o a mezzo degli altri resistenti contumaci in cui, direttamente o a mezzo di collegamenti palesi o occulti, siano illegittimamente usati i nomi della S.p.A. PHILIPS e della S.p.A. Grundig Italiana.

Fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Dichiara cessata la materia del contendere tra la società PHILIPS S.p.A. e la Grundig Italiana S.p.A. e la sig.ra Maria Rosaria Improta, per sopravvenuta rinuncia all'azione.

Dichiara conseguentemente l'estromissione della sig.ra Improta dal presente giudizio, con compensazione integrale delle spese tra le parti della presente fase cautelare.

Rigetta la domanda cautelare così come proposta dalle società PHILIPS S.p.A. e Grundig Italiana S.p.A. nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento cautelare tra le parti.